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C’è un caso giudiziario pendente davanti alla Corte Federale di New York, che coinvolge la maisòn della moda Hermes ed un giovane cryptoartista, tale Rothschild.

La colpa di Rothschild è quella di aver creato e soprattutto venduto un’esclusiva collezione di borse Birkin in formato digitale senza richiedere alcuna autorizzazione ad Hermes, proprietaria del marchio.

Le borse digitali, non serve nemmeno dirlo, hanno riscosso un gran successo, talché Hermes, dopo aver inutilmente diffidato Rothschild a ritirare le immagini dal web, ha deciso di fargli causa, lamentando la violazione e la diluizione del marchio oltre che la concorrenza sleale.

Il giovane artista, costituendosi in giudizio, ha, invece, sostenuto  di aver voluto  ricreare l’esperimento che a suo tempo Andy Warhol fece con le Campbell Soup e si è appellato al diritto inviolabile della libertà di espressione.

L’artista si è, quindi, difeso chiedendo l’archiviazione della causa, sennonché il Giudice della Corte Federale di New York ha rigettato tale richiesta.

L’ordinanza di rigetto della richiesta di archiviazione

Secondo la Corte

1. Rothschild non ha violato il copyright (e qui cita il caso Grimaldi c/o Rogers), in ossequio al primo emendamento della Costituzione Usa (libertà di espressione)
2. La libertà di espressione si può applicare anche agli NFT, in quanto questi ultimi non sono altro che dei link che reindirizzano nel caso di specie ad immagini: quindi ad essere protetta dalla libertà di espressione alla fine è sempre la foto, cioè l’oggetto digitale
3. La causa deve andare avanti, perché l’operazione di Rothchild induce in confusione gli utenti.

“Per la serie caro Rothschild hai detto così tante volte che non sono NFT autorizzati da Hermes che tutto questo richiamo alla maisòn francese pare sospetto, magari la prossima volta non citare il nome di Hermes invano!

Ma Rothschild non si è arreso ed ha quindi impugnato l’ordinanza di rigetto del Giudice Federale incassando una seconda batosta anche in appello. La causa,  pertanto, andrà avanti.

La contromossa processuale di Hermes

La contromossa di Hermes non si è fatta attendere. Ora la casa di moda francese ha proposto istanza  per un giudizio sommario, una sorta di ricorso d’urgenza, avente ad oggetto l’eccepita violazione e diluizione del proprio marchio.

A fondamento della propria istanza, Hermès sostiene che le immagini che Rothschild ha legato agli NFT “si appropriano degli elementi di design (inclusa la forma e altre caratteristiche) che copre le sue borse BIRKIN“.

La questione, ribadisce Hermes è  l’uso da parte di Rothschild del marchio Birkin per fare riferimento e promuovere gli stessi NFT.

Su questo punto, l’avvocato del produttore di borse Birkin afferma che “è importante notare come la denuncia di Hermès riguarda gli NFT, non necessariamente le immagini ad esse associate”.

In questo modo Hermes sta tentando di demolire la tesi dell’artista il quale si appella al 1° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti e, pertanto, alla libertà di pensiero e di espressione.

Piuttosto efficacemente evidenzia il legale di Hermes, come il nome assegnato da Rothschild all’NFT è stato sin dall’inizio METABIRKINS e ciò ancor prima che il token fosse associato all’immagine delle borse.

Peraltro l’immagine potrebbe essere sostituita in ogni momento dall’autore, come già peraltro avvenuto.

Se ne trae, secondo la prospettazione di Hermes che l’artista fin dall’inizio ha fatto leva sul nome del marchio più che sulla genialità della propria creazione artistica.

Bilanciamento tra libertà di espressione e protezione del marchio

Hermès sostiene come non sia necessario svolgere alcun bilanciamento fra il diritto alla libertà di espressione e la protezione del marchio in quanto l’artista avrebbe rilasciato diverse dichiarazioni alla stampa atte ad indurre in confusione il pubblico dei consumatori, i quali sarebbero stati indotti ad ritenere erroneamente che le opere fossero licenziate dalla nota maisòn francese.

Libertà di espressione e caso Roger vs Grimaldi

Secondo il Giudice della Corte Federale di New York, le Metabirkins possono essere tutelare dal 1° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti.

Si sostiene, a tal proposito che

• gli NFT sono semplicemente righe di codice informatico che creano un link con il sito in cui si trova un’immagine digitale;
• gli NFT fungono da strumento per autenticare quell’immagine;
•  l’utilizzo di NFT per autenticare un’immagine e consentire la successiva rivendita e il trasferimento della stessa non priva l’immagine della protezione del Primo Emendamento al pari della vendita di copie numerate di un dipinto fisico.

Protezione del marchio e caso Gruner + Jahr USA Publ’g v. Meredith Corp

Sulla base del precedente Gruner + Jahr USA Publ’g v. Meredith Corp. si riscontra una violazione del marchio ogniqualvolta si sia in presenza di due fattori:

• il marchio del ricorrente beneficia di un diritto alla protezione
• l’ uso del marchio da parte del convenuto può creare confusione nel consumatore (applicando i  fattori Polaroid  per valutare il rischio di confusione).

Sotto il primo profilo, Hermès sostiene che “è indiscusso come Birkin sia uno dei marchi di lusso più iconici noti per i suoi beni di lusso“ e che il suo marchio denominativo BIRKIN è “registrato a livello federale, incontestabile e utilizzato ininterrottamente dal 1986. ”

Passando al secondo profilo, Hermès sostiene che Rothschild “ha utilizzato ‘METABIRKINS’ per identificare la collezione di NFT che ha offerto in vendita” in diversi modi che equivalgono all’uso del marchio  come marchio  nel commercio.

Allo stesso tempo, secondo Hermès, “l’uso commerciale del marchio METABIRKINS da parte di Rothschild rischia, ed è già stato dimostrato, di creare confusione”.

In tal senso, pertanto, benché le immagini digitali create da Rothschild possono godere del 1° emendamento (libertà di espressione), la condotta dell’artista non soddisfa la condizione di cui al secondo presupposto. L’artista, infatti, come si è detto, con le sue dichiarazioni pubbliche avrebbe indotto in confusione il consumatore.

Test di Polaroid (prova dell’induzione in confusione)

Rivolgendo la sua attenzione agli otto fattori  del cosiddetto test di Polaroid, Hermès afferma che “a differenza della maggior parte dei casi di marchi, i fatti salienti … sono indiscussi” e, in definitiva, dichiara che ciascuno dei fattori pesa a suo favore.

A tal proposito valorizza i seguenti fattori:

Somiglianza tra il marchi Birkin ed il marchi Metabirkins: Hermès evidenzia come l’aggiunta del prefisso ‘META’ al marchio BIRKIN  crea l’impressione esplicitamente fuorviante che Hermès … stia offrendo borse BIRKIN nel metaverso. Questa confusione è accentuata dall’aspetto della borsa digitale, che sembra una borsa BIRKIN.

Vicinanza competitiva tra Birkin e Metabirkins:  “È indiscusso“, secondo Hermès, che Rothschild stia commercializzando un prodotto concorrente. Tale osservazione evidenzia come per Hermes le metabirkins non siano opere d’arte, ma prodotti ai quali, quindi, appare fuori luogo applicare la protezione della libertà di pensiero.

Malafede dell’artista di Metabirkins:  sotto questo profilo Hermes sostiene che l’artista avrebbe cercato di “fare soldi replicando il marchio e creando sotto forma di merce digitale ‘lo stesso tipo di illusione che la borsa Birkin ha nella vita reale“.

Il che, più che un punto alla difesa di Hermes. ci sembra un tributo alle intenzioni dichiarate dall’artista. Infatti se le cose stanno in questi termini,  tanto che persino Hermes definisce illusorio il valore creato dalla borse Birkin, per quale ragione dovrebbe censurarsi l’opera di Rothschild? Vero è invece che l’artista ci ha dimostrato, se mai ve ne fosse bisogno, come il valore della moda non risieda nell’oggetto, ma nella fama da cui quell’oggetto è avvolto.

Il successo delle Metabirkins costituisce in effetti la prova della validità artistica dell’opera di Rothischild, un valore quasi satirico. Nondimeno,  essendo nota la scarsa propensione all’umorismo della magistratura, nutriamo molti dubbi sulle possibilità che Rothschild la possa “svangare”.

Diluizione del marchio

Hermès chiede inoltre al tribunale di emettere un giudizio sommario anche sull’eccezione di diluizione del marchio, affermando che il suo marchio “Birkin” sia iconico.

Rothschild, secondo Hermes, avrebbe  agito in malafede adottando il marchio Metabirkins con l’intento di creare un’associazione con Hermès e il marchio BIRKIN; in tal senso si sarebbe volontariamente creato confusione nell’associare le borse digitali da collezione METABIRKINS ed il marchio BIRKIN di Hermes.

Questi fatti, secondo Hermes “stabiliscono che l’uso di METABIRKINS da parte di Rothschild può causare diluizione, danneggiando la volontà e la capacità di Hermès di sfruttare e utilizzare il marchio BIRKIN nel metaverso“.

Conclusioni

Volendo scommettere sull’esito di questa causa, non consiglierei di investire cifre importanti sul giovane Rothschild benché la trovata di Rothschild abbia, a nostro giudizio, una sua dignità.

E’ ragionevole ritenere che chi dovrà giudicare, in mancanza di una regolamentazione ad hoc per il metaverso, per non sbagliare,  cercherà  di essere conservativo, applicando schemi e principi propri del mondo fisico.

Quasi sicuramente, pertanto, Rothschild non riuscirà a prevalere; i cambiamenti, soprattutto al livello giurisprudenziale, richiedono tempo. Siamo peraltro sicuri che prima o poi giungerà il momento per un cambio di paradigma.